Contoh Perkara Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata

Edit by : @Cicajoli

Kasus pembatalan merek terjadi anatara Cespa SRL sebagai penggugat melawan Phong San Po sebagai tergugat. Perkara ini berawal dari Cesare Paciotti (Cespa SRL) yaitu perusahaan dagang menurut UU negara Italia berkedudukan di Civitanova Marche, Via Delle Verigini. Perusahaan tersebut memproduksi carang-barang berupa konveksi yaitu pakaian-pakaian dalam, tas, sepatu, dan sejenisnya dengan diberi label merek Cesare Paciotti sejak 1982, barang konveksi bermerek tersebut telah dipasarkan di dunia Internasional. Merek tersebut telah di daftarkan di beberapa negara, yaitu :

1. Negara USA, Nr  1640592 tahun 1990
2. Negara Jepang, Nr. 2596850 tahun 1991
3. Negara – negara Balkan (Bosnia, Polandia, Rumania dll) Nr. 830885
4. Negara Italia Nr. 6549000

Negara RI Cespa SRL Italia pada 10 mei 1999 mengajukan permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti untuk jenis barang 18 dan 25 konveksi hasil produksinya pada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM.

Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Cespa SRL Italian tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM dengan alasan bahwa merek  yang di mohon didaftarkan oleh pemohon perusahaan Italia Cespa SRL tersebut mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Cesare Paciotti yang telah lebih dulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia Piong San Po dengan daftar nomor 281081 tanggal 19 oktober 1992 untuk jenis barang konveksi, pakaian, sepatu, tas dan sejenisnya barang no. 18 dan no. 25.

Karena ditolak, maka untuk kedua kalinya pada 12 september 2001 perusahaan Italia Cespa SRL mencoba mendaftarkan lagi merek dagang ya Cesare Paciotti untuk jenis barang no. 18 dan no. 25, dimana perusahaan dagang Italia ini mengajukan dan mengemukakan bahwa merek dagang Cesare Paciotti tersebut adalah produk asli Italia dan telah didaftarkan di seluruh negara di USA, Eropa dan Jepang.

Karena di Indonesia telah beredar barang konveksi pakaian, sepatu dan tas dengan diberi label merek Cesare Paciotti yang terdaftar, akhirnya pengusaha dari negara Italia ini merasa dirugikan haknya.

Dalam eksepsinya, tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu, karena menurut pasal 69 UU no. 15 tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 1989 tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti dan dikabulkan serta didaftar dengan no 281081 tanggal 19 oktober 1992. Dengan demikian, pendaftaran merek tergugat tersebut telah terdaftar pada daftar umum merek kurang lebih sudah 10 tahun.

Merek Cesare Paciotti milik tergugat bukanlah hasil membonceng atau meniru/menjiplak merek terkenal orang lain. Merek Cesare Paciotti bukanlah merek terkenal karena tidak masuk dalam daftar merek terkenal yang dikeluarkan oleh kantor merek Direktorat. Dengan argumentasi diatas, maka eksepsi ini dapat diterima oleh hakim. Menurut tergugat, terdaftar nya merek Cesare Paciotti milik tergugat telah didaftarkan dengan iktikad baik sesuai dengan pasal 4 UU no. 15 tahun 2001 tentang merek.

Tergugat adalah pendaftar pertama merek Cesare Paciotti di Indonesia sejak tahun 1992 dan pemakai pertama di Indonesia atas merek tersebut sejak tahun 1989.

Dalam putusan no. 35/merek/2002/PN Niaga tanggal 17 september 2002, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum bahwa ketentuan kadaluarsa (gugatan penggugat yang dianggap kadaluarsa oleh tergugat) yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 UU no. 15 tahun 2001 tentang merek dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran mereknya. Dalam ayat 2 pasal 69 memberikan pengecualian terhadap ayat (1) yaitu gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama-kesusilaan- atau ketertiban umum yang menurut penjelasan nya adalah adanya iktikad tidak baik.

Memperhatikan pasal 163 jo. 164 HIR jis pasal 4- pasal 69 ayat (2) UU no. 15 tahun 2001 tentang merek dan penjelasannya, dari bukti tergugat T1 sampai T16 dihubungkan dengan bukti penggugat dari P1 sampai dengan P7 membuktikan adanya iktikad tidak baik dari tergugat dalam mendaftarkan mereknya, sehingga sah menurut hukum, bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi dari tergugat.

Hakim berpendapat berdasarkan pasal 4 UU no. 15 tahun 2001 tentang merek ditentukan pendaftar merek yang beriktikad baik adalah pendaftar merek yang jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng, meniru/menjiplak ketenaran merek pihak lain yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Merek Cesare Paciotti yang didaftarkan oleh tergugat dilandasi oleh iktikad tidak baik, juga merek tergugat tidak memiliki daya pembeda, warna, bahasa, huruf, angka asing dalam iktikad merek dengan merek penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia yang telah didaftarkan di USA, Eropa Barat, Eropa Timur dan Jepang. Disamping itu merek Cesare Paciotti milik penggugat berdasarkan bukti P1 sampai dengan P12 dan T1 sampai dengan T7 terbukti merek tergugat juga merupakan nama badan hukum milik penggugat di negara Italia.

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan no. 35/merek/2002/PN Niaga tanggal 17 september 2002 memberikan putusan yang intinya sbb:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah pendaftar yang beriktikad baik di Indonesiadari merek Cesare Paciotti selain merupakan identifikasi perusahaan penggugat juga “Merek Terkenal” dan memiliki hak eksklusif.
3. Menyatakan merek Cesare Paciotti yang didaftarkan oleh tergugat dengan no. 281081 didasari oleh iktikad tidak baik, karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek penggugat, sehingga harus dibatalkan.
4. Memerintahkan Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM untuk membatalkan merek dan berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Pengadilan Niaga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung no. 021 K/N/HAKI/2002 tanggal 19 desember 2002. Majelis hakim kasasi menilai bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti PN Niaga sudah benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum UU no.15 tahun 2001. Dengan alasan yuridis yang intinya sbb:

1. Merek tergugat “Cesare Paciotti” dengan merek “Cesare Paciotti” penggugat terdapat persamaan keseluruhannya
2. Merek penggugat “Cesare Paciotti” adalah merek terkenal di dunia terbukti sudah didaftarkan di berbagai negara.
3. Merek tergugat juga mempunyai nama perusahaan/badan hukum milik penggugat.
4. Tergugat adalah pendaftar merek pertama di Indonesia yang beriktikad tidak baik, sehingga tergugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan yuridis, Majelis Hakim Kasasi memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon Piong San Po.

Dalam tingkat PK, Majelis Hakim PK berpendapat bahwa keberatan-keberatan yag diajukan oelh pemohon PK (Piong San Po) adalah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum yang intinya sbb:

1. Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK bukan merupakan surat bukti yang menentukan seperti yang dimaksud dalam pasal 67 (b) jo. Pasal 69 (b) UU no. 14 tahun 1985, karena surat bukti pemohon tidak dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan oleh termohon PK.
2. Alasan yang diajukan pleh pemohon PK bukan merupakan alasan PK ex pasal 67 UU no. 14 tahun 1985 karena telah diajukan sebagai alasan Kasasi berkaitan dengan penerapan hukum dan hal ini merupakan penilaian hasil pembuktian.

Berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim PK memberikan putusan yang amarnya menolak permohonan PK.

Kesimpulan :

1. Gugatan ke PN Niaga tentang perkara pembatalan merek yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM tidak lagi terikat oleh batas waktu 5 tahun sejak pendaftarannya, artinya dapat diajukan kapan saja apabila merek tang telah terdaftar merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas, agama-kesusilaan atau ketertiban umum yaitu iktikad baik dari pendaftar merek.
2. Iktikad tidak baik dari pendaftar merek di nilai terbukti bilamana pendaftar merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik “pihak lain” atau dapat berakibat mengecoh atau menyesatkan konsumen, terlebih bila mana merupakan nama badan hukum/perusahaan lain yang ditirunya.

Questions : ( Yang bersedia membantu, bisa di kolom komentar )

1. Kenapa Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM bisa mengabulkan permintaan pendaftaran merek di tahun 1992?
2. Barang yang sudah di produksi dikemanakan, apabila tergugat dinyatakan bersalah?
3. Peran pemerintah dalam memulihkan keadaan yang terjadi setelah tergugat dinyatakan bersalah?
4. Bagaimana konsumen yang telah membeli produk yang ternyata tidak sama dengan merek aslinya?
5. Apa sanksi yang diberikan kepada tergugat yang dinyatakan bersalah?

Source: Sutedi, Adrian. 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika.

 ©Pekanbaru, 15 Maret 2015 @Cicajoli